El 19 de julio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución INPI P-183/2018, la cual describe el nuevo procedimiento para la resolución de oposiciones, el cual entrará en vigencia el 17 de septiembre de 2018.

Allí se establece principalmente un plazo de tres (3) meses para la resolución de oposiciones y, en caso de no haber acuerdo, será el INPI quien resuelva.

El Anexo I de la mencionada Resolución contiene los pasos que se deberán seguir así como también los plazos a tener en cuenta, a saber:

Cumplidos tres meses a partir de la notificación oficial de una oposición, si el solicitante no hubiere obtenido el levantamiento de la misma, la Dirección Nacional de Marcas notificará al oponente para que en el plazo de 15 días hábiles mantenga la vigencia de la oposición mediante el pago del arancel correspondiente (Anexo II) y amplíe los fundamentos ofreciendo las pruebas que considere pertinentes.

Cabe destacar que si bien se mantienen los mismos aranceles para la presentación de oposiciones, se aplica ahora un nuevo arancel para ratificar la oposición.

La falta de pago del arancel significará la falta de interés del oponente de mantener la oposición vigente y la misma será tomada como un simple llamado de atención.

Dentro de los 15 días hábiles de finalizado el plazo anterior, la Dirección Nacional de Marcas le notificará al solicitante las oposiciones que se mantienen vigentes para que en el plazo de 15 días hábiles a partir de dicha notificación las conteste ofreciendo las pruebas que considere pertinentes.

Luego de producidas las pruebas o de vencido el plazo para ello, la Dirección Nacional de Marcas notificará a las partes para que en el plazo de 10 días hábiles presenten los argumentos finales.

Si dentro de dicho plazo las partes informan que han iniciado un procedimiento de mediación, conciliación u otro método de resolución de conflictos, mediante un escrito en conjunto, se producirá la interrupción automática del plazo de 10 días hábiles mencionado por el término improrrogable de 30 días hábiles desde la presentación del escrito respectivo. Dentro de este último plazo las partes deberán concluir el procedimiento elegido para la resolución de la oposición.

Vencido el plazo de 30 días hábiles comenzará un nuevo plazo de 10 días hábiles con el mismo alcance que el interrumpido anteriormente para que las partes informen a la Dirección nacional de Marcas el resultado obtenido acompañando constancias de ello.

En caso de que el conflicto no haya sido resuelto mediante el procedimiento elegido por las partes, la Dirección Nacional de Marcas procederá a resolver si la oposición en cuestión es fundada o infundada.

Contra esta resolución final se podrá interponer únicamente recurso directo de Apelación dentro de los treinta (30) días hábiles de su notificación, mediante el pago de la tasa correspondiente (Anexo II), el cual deberá presentarse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que dentro de los 10 días hábiles de presentado lo remitirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal a fin de que la misma resuelva la contienda.

Habiéndose resuelto la oposición, la Dirección Nacional de Marcas decidirá sobre la concesión o denegatoria de la marca.

Por otro lado, el Anexo II contiene los aranceles aplicables al procedimiento.

El 11 de enero de 2018, mediante el Decreto de Necedidad y Urgencia 27/2018 se introdujeron varias reformas a los procedimientos de marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales en Argentina.

Algunas de dichas modificaciones entraron en vigencia tras la publicación del DNU, mientras que otras están pendientes de regulación.

A continuación brindamos un resumen de las modificaciones más significativas:

Marcas

Debe agregarse un domicilio electrónico a las nuevas solicitudes Las oposiciones deberán deducirse electrónicamente.

Fija un plazo de 3 meses para la resolución de oposiciones. En caso de no haber acuerdo, será el INPI el que resuelva, mediante un procedimiento fijado por la Autoridad de Aplicación y sus resoluciones sólo serán susceptibles de recurso directo de apelación dentro de los TREINTA (30) días hábiles de su notificación, quien lo remitirá a la justicia.

En los juicios de oposición al registro de marcas que a la fecha estuvieren tramitando el INPI podrá constatar directamente su estado en el Portal de trámites del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y resolver en consecuencia.

La resolución denegatoria del registro por causas diferentes al levantamiento de oposiciones puede ser impugnada ante la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.

Los expedientes de marcas en trámite o registradas son de acceso público e irrestricto.

El INPI de oficio o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa las nulidades de marcas registradas en contravención a lo dispuesto en esta ley; y sus resoluciones serán apelables.

Cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento.

Patentes

Se habilitará la vía electrónica para la solicitud de patentes.

No será necesario presentar el documento de prioridad (ni su traducción) ni documento de cesión al momento de solicitar una patente, los que podrán ser solicitados por el INPI al realizar el examen de fondo.

Para reconocer la prioridad, se deberán satisfacer los requisitos siguientes: I) Que la solicitud presentada en la República Argentina no tenga mayor alcance que la que fuera reivindicada en la solicitud extranjera, si lo tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud extranjera. II) Que exista reciprocidad en el país de la primera solicitud.

El plazo para cumplir los requisitos formales de una solicitud será de 30 días.

Una solicitud de patente de invención podrá ser convertida en solicitud de modelo de utilidad y viceversa, pero dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde que sea requerido por el INPI.

El nuevo plazo para contestar las vistas del examen preliminar es de TREINTA (30) días Corridos.

Para las patentes de invención el plazo para solicitar el examen de fondo y abonar las tasas respectivas será de 18 meses para solicitudes nuevas, mientrs que para solicitudes en curso se aplicará el que venza primero entre el plazo de 3 años desde la fecha de presentación de la solicitud, o el plazo de 18 meses desde la entrada en vigencia del Decreto 27/2018 (el 12 de enero de 2018, o sea, el 12 de julio de 2019).

En el caso de los Modelos de Utilidad el plazo para solicitar el examen de fondo es de 90 días.

Modelos de utilidad

El plazo para deducir observaciones es de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la publicación.

Se elimina el requisito de presentación del Poder, aunque si será necesario contar con él, salvo en el caso de actuar en carácter de Gestores de Negocios en cuyo caso se mantiene el requisito de presentar el poder.

Los recursos de reconsideración contra la disposición que deniegue una solicitud de patente o de modelo de utilidad, deberán interponerse en el plazo perentorio de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la disposición respectiva.

Modelos y Diseños Industriales

Se considera modelo o diseño industrial las formas incorporadas y/o el aspecto aplicado a un producto industrial o artesanal que le confiere carácter ornamental.

No podrán gozar de protección los modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del registro, salvo los divulgados dentro de los SEIS (6) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad cuando reúnan las siguientes condiciones:
1.-Que tal divulgación hubiese sido resultado directa o indirectamente de actos realizados por el autor o sus sucesores legítimos;
2.- La divulgación proveniente de un tercero por un acto de mala fe o infidencia; de un incumplimiento de contrato u otro acto ilícito cometido contra el autor o sucesor legítimo.
3.- La publicación de las solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del INPI

Una misma solicitud de registro podrá incluir hasta VEINTE (20) modelos o diseños industriales únicamente cuando todos ellos se apliquen o incorporen a productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales del ARREGLO DE LOCARNO.

La solicitud de renovación del registro deberá presentarse dentro del plazo de los últimos SEIS (6) meses de vigencia del mismo y se establece un plazo de gracia de SEIS (6) meses posteriores a dicho término.

La Administración Nacional de Patentes (I.N.P.I) ha dictado la Resolución INPI No 283/2015, que modifica las “Directrices de Patentamiento” en lo que se refiere a las secuencias de aminoácidos, las reivindicaciones de organelas modificadas genéticamente y las reivindicaciones de un evento de transformación.

Se trata de una interpretación y aplicación más restrictiva aún respecto de la prohibición de la patentabilidad de toda materia viva y preexistente en la naturaleza contenida en el art. 6 de la Ley de Patentes. Las Directrices establecen que no se considerarán invenciones a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o producción (obtención). En particular, quedan excluidas las plantas, sus partes y componentes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados y los procedimientos esencialmente biológicos para reproducción o producción (obtención) de plantas. El fundamento radica en prevenir el monopolio de los procedimientos de reproducción naturales o procedimientos no técnicos.

Las Directrices definen que a efectos de la LP se entiende por procedimientos esencialmente biológicos a la serie de fases que concluyen con la obtención o reproducción de plantas que se cumplen fundamentalmente o en grado importante por acción de fenómenos propios y existentes en la naturaleza. Por lo tanto, para determinar si un procedimiento para la producción o reproducción de plantas y animales es esencialmente biológico es relevante el aspecto técnico del proceso: si la intervención técnica del hombre juega un rol importante en la determinación del resultado o si su influencia es decisiva, entonces el proceso se considerará que tiene una naturaleza técnica y por lo tanto será patentable.

La Resolución 283/2015 bajo comentario especifica que por partes y componentes de las plantas se debe comprender, con carácter meramente enunciativo, los brotes, semillas, tallos, células, frutos, bulbos, tubérculos, yemas, estacas, flores, etc; como así también sus componentes celulares tales como organelas, membranas, moléculas de ADN, etc.

La Resolución introduce también un nuevo requisito para las reivindicaciones con partes y componentes modificados: estas deberán especificar su estado aislado y que son incapaces de conducir a un organismo completo, para evitar caer en la prohibición de patentabilidad de modo indirecto. Adicionalmente, la Resolución modifica el numeral 2.1.7.9 y dispone que las reivindicaciones de plantas o animales no estarán permitidas incluso cuando se obtengan por medio de un procedimiento biotecnológico; la redacción anterior solo hacía referencia a los procedimientos microbiológicos. Para evitar la disparidad de interpretaciones, el numeral concluye estableciendo que la prohibición de patentabilidad se mantiene “aunque la intervención técnica del hombre sea significativa”.

Como consecuencia de lo mencionado, solo será posible la patentabilidad de procedimientos biotecnológicos (es decir, no aquellos esencialmente biológicos) para la obtención de plantas y animales transgénicos, siempre que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

Adicionalmente, la prohibición de las reivindicaciones de producto referidas a las plantas y animales contemplada en el art. 6 de la Ley de Patentes será independiente del modo en que estos se produzcan.

A modo de ejemplo, sería rechazada una solicitud que reivindicara un animal genéticamente modificado que expresara determinado gen y susceptible a una enfermedad, utilizado como modelo de laboratorio. Tampoco serán invenciones para la Ley de Patentes argentina una invención consistente en un “Mamífero bitransgénico no humano que produce leche humanizada, leche, vectores y métodos…”, tal como está descripto en la solicitud AR087557.

Esta invención, a cargo de científicos argentinos, financiados con fondos públicos y resultado de un trabajo interdisciplinario de años, no sería patentable en el mismo país que la originó.

Schmukler IP ofrece un servicio diferencial como soporte de la protección legal de los signos distintivos mediante el recurso a disciplinas complementarias. El propósito es brindar un marco preventivo y prospectivo, otorgando mayor solidez a los criterios de distintividad, utilizando el diseño de modo científico y sistematizado. Un sustento más sólido de la diferenciación ayuda a prevenir o solucionar los conflictos de confundibilidad, agregando así mayor valor a las estrategias de comunicación y comercialización planificadas y ejecutadas a través de los signos distintivos de la compañía.

Estrategias de Schmulker IP para brindar protección

1. Comprender la marca como símbolo y su utilización en todo tipo de soporte que comunique su posicionamiento en el mercado, a saber:
– Packaging;
– Merchandising;
– Publicidad en vía pública, comunicación publicitaria gráfica, cinética TV, redes sociales, folletería, manuales de usos y normas etc.
– Arquigrafía.

2. Brindar una visión holística de la marca en cuanto generadora de “identidad global”, mostrando los atributos que la definen y diferencian entre otras, y haciéndolos explícitos ante autoridades registrales, judiciales y otros actores relevantes.

3. Desarrollar los elementos que componen el “Trade Dress” en cuanto plataforma comunicacional; describir y proteger el estilo que involucra diversos aspectos del producto o servicio:
– Temática;
– Diseño de interior y ambientación;
– Arquigrafía y marquesina;
– Olores y aromas;
– Musicalización y sonidos;
– Texturas y acabados.

4. Incorporar tanto en la protección inicial como en una instancia de conflicto, el funcionamiento de la marca en su contexto real; diferenciar a la marca aplicada en un producto o servicio en forma tradicional o bidimensional, a otras modalidades que implican ser parte de un recorrido espacial identificado con la marca; describir y recrear el estilo de un lugar, portador de un concepto distintivo.

5. Analizar los hábitos de consumo. Evaluamos las posibilidades de funcionamiento de la marca en diferentes situaciones del mercado y las diferentes reacciones del consumidor.

6. Ofrecer un análisis y cotejo sistematizado en situación de conflicto, que involucre como valor agregado un estudio de segmentación, idiosincrasia cultural de compra del lugar donde actúa el producto, la estrategia de marketing utilizada por el cliente y sus competidores y finalmente el estudio desde el diseño gráfico. Preparación de puntos de pericia para casos de confundibilidad. Elaboración de encuestas con criterios estadísticos y validables para ser presentadas en casos judiciales o arbitrales.

7. Analizar al consumidor:
– Compra ante la competencia;
– Reacción y fidelización.

Tanto en los más desarrollados mercados financieros como en los de América Latina se observa una creciente consideración sobre el rol y valor de los Activos Intangibles (AI) en general y los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en particular.

Estos AI y DPI (marcas, patentes, derechos de autor, software, variedades vegetales, etc.) aportan al mundo de los negocios su capacidad para potenciar y apalancar la generación de riqueza, representando una parte sustancial del precio de las organizaciones.

En esta línea, el proceso de convergencia contable que viven nuestros países hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) recoge esta evolución. La nueva normativa reclama el uso de técnicas financieras adhoc para la medición de los intangibles que se incorporan a una empresa, sea en forma individual, como parte de un proceso de combinación de negocios (M&A) o para la oferta pública.

El aceleramiento tecnológico exige también inversiones crecientes en R&D, dinámica que hace necesario mediciones de costos y rendimientos esperados. En materia tributaria, las posibilidades de planeamiento fiscal a través de procesos de transferencia de tecnología, constituyen otra ocasión que demandan herramientas de evaluación financiera.

Finalmente, y como resultado lógico de lo expuesto, el crecimiento de casos contenciosos que involucran los DPI instan a una adecuada valuación del activo y los daños asociados.

Los propietarios o responsables de DPI ya no pueden soslayar el necesario análisis económico y financiero para apoyar sus decisiones empresarias y jurídicas. Cuestiones relativas al desarrollo, mantenimiento, explotación, licenciamiento, transferencia y defensa judicial de estos activos se definen en términos de negocio donde las herramientas de medición financiera resultan relevantes.

Atentos a esta realidad y como complemento del indispensable enfoque jurídico que requiere la gestión de DPI, ofrecemos nuestra asistencia mediante herramientas de análisis económico y financiero, adaptadas a las necesidades del caso.

Entre nuestros servicios profesionales en este campo se encuentran:

VALUACIONES DE DPI PARA FINES TRANSACCIONALES EN:
– Transferencias y cesiones individuales o como parte de procesos de combinación o reestructuración de negocios;
– Licenciamientos y determinación de sus precios y regalías;
– Cesiones en garantía de operaciones financieras de préstamo;
– Análisis económico y financiero en apoyo de negociaciones y estrategias. Modelación de negocios, análisis de sensibilidad, estimaciones de sinergias, generación de escenarios, etc.;
– Evaluación de explotaciones de DPI y proyectos de desarrollo tecnológico; valoración de patentes y tecnologías en distinto nivel de maduración;
– Fairness Opinions en procesos de Securitización, oferta pública o M&A que involucren AI o DPI.

VALUACIONES TÉCNICAS DE DPI REQUERIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE:
– De AI y DPI involucrados en demandas y controversias judiciales;
– Estimación del monto de daños sufridos;
– De AI y DPI durante los procesos concursales o en la liquidación post-quiebra.

Schmukler IP ofrece servicios de evaluación y auditoría de piezas publicitarias, con la finalidad de que las agencias, los anunciantes y los medios de comunicación cuenten con un amplio margen de seguridad antes del lanzamiento de una campaña. La obra publicitaria, en cualquiera de sus formatos, implica la coordinación y agregación de distintos actores y elementos. A su vez, por estar dirigida a los consumidores y ser difundida ampliamente, es alcanzada por distintas regulaciones. Adicionalmente, al no estar muchas veces delimitado el alcance de su difusión, es posible que colisione con distintos sistemas jurídicos internacionales. En ocasiones, también resulta conveniente realizar el mismo análisis respecto de campañas y conductas de competidores. El informe de auditoría analizará los siguientes aspectos y advertirá de riesgos relacionados con:

1. CREACIÓN DE LA OBRA PUBLICITARIA

– Participación de creativos, guionistas, fotógrafos, dibujantes, actores, escenógrafos, músicos, intérpretes, entre otros. La protección de las ideas.
– Cadenas de cesión de derechos. Contratos con modelos y actores. Participación de menores de edad.
– Incorporación de obras musicales y derechos de sincronización.
– Obras derivadas, traducciones y adaptaciones. Uso de otras obras. Negociación de derechos ante sociedades de gestión colectiva.
– Evaluación de situaciones de plagio y otras posibles responsabilidades. Límites de la parodia y la sátira.
– Derecho de imagen y right of publicity.
– Derechos sobre seres vivos y cosas incluidos en las publicidades: obras de arquitectura, mascotas, obras de arte, etc.
– Contratos de patrocinio y esponsoreo.

2. DERECHO MARCARIO

– Uso de marcas de terceros. Nombres de personas como marcas. Frases publicitarias.
– Análisis de riesgos ante situaciones de denigración marcaria, publicidad comparativa y ambush marketing.
– Prevención de la competencia desleal. Afectación del trade dress.
– Uso de la marca propia y ajenas en co-branding, merchandising, façon, franquicias y contratos de distribución.
– Responsabilidad por productos defectuosos derivada del uso de la marca.

3. DERECHO REGULATORIO

– Cumplimiento de la normativa de protección del consumidor.
– Reglamentaciones de lealtad comercial. Competencias, sorteos y concursos.
– Aprobaciones previas de productos, avisos, envases y etiquetas. Cumplimiento de normativa de SENASA, ANMAT, INAL y otros organismos (alimentos, bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos, productos de venta libre, juguetes, juegos de azar, espectáculos públicos, productos financieros, turismo y ocio, etc.).
– Cumplimiento de requisitorias de la Ley de Medios.
– Denuncias ante el Consejo de Autorregulación Publicitaria (www.conarp.org)
– Publicidad en la vía pública.

4. DERECHO DE INTERNET

– Publicidad online. Sitios y accesos. Condiciones de contratación masiva.
– Participación en redes sociales.
– Publicidad en buscadores: adwords, linking, metataging, framing, etc.
– Servicios de “notice and take down”.
– Manejo de datos personales. Derecho a la intimidad.

5. PUBLICIDAD TRANSFRONTERIZA

– Cumplimiento de normativas extranjeras.
– Condiciones de validez de publicidades globales o regionales.
– Publicidad en viajes internacionales, aéreos y marítimos.
– Adaptación de envases, etiquetado, folletería y condiciones contractuales para su uso en el extranjero.